IE-rechten LIUSA — Tijdlijn en entiteitenoverzicht

Bronverwijzingen zijn als gouden labels in de tekst opgenomen. Beweeg uw muis over een label voor een voorbeeldweergave; klik om de volledige PDF te openen.

1. De betrokken entiteiten in de IE-keten

2. Chronologische tijdlijn

2.1   1988 — Oprichting LIC (Curaçao)

Lovers Industrial Corporation N.V. wordt op 13 juni 1988 opgericht (notariële akte mr. J.W.M. Thesseling, na aandeelhoudersbesluit van 26 mei 1988). Doel: productie en handel in voedselproducten — ijsblokjes, ijsstaven, frio-frio, frisdranken, sappen en andere natuurproducten. Vestigingsplaats: Industrial Park Brievengat, Willemstad, Curaçao. Bestuurder: Oswald Celso van der Dijs sr. Zie Statuten LIC N.V. 13-06-1988.

2.2   1998 — Oprichting Lovers Aruba (LINC)

Op 19 november 1998 wordt op Aruba een aparte vennootschap opgericht: Lovers International Corporation N.V. (KvK Aruba 24006.0). Vestigingsadres: L.G. Smith Blvd. 15, Oranjestad. Doel volgens KvK: het houden, verwerven en exploiteren van rechten — waaronder copyrights, patenten, modellen, geheime processen of formules en handelsmerken — alsmede het ontvangen van royalties. Bestuurder: Oswald Celso van der Dijs sr. Zie KvK Aruba LINC 24006.0.

De rol van Lovers Aruba binnen de groep wordt daarmee duidelijk: zij is het IP-vehikel — opgericht om de rechten te houden en te licentiëren — terwijl LIC de productiemaatschappij blijft.

2.3   8 december 1998 — License Agreement tussen Lovers Aruba en LIC

Drie weken na oprichting van Lovers Aruba sluiten beide vennootschappen een licentieovereenkomst (1998 License Agreement):

• Licentiegever: Lovers Aruba (vertegenwoordigd door O.C. van der Dijs sr.);
• Licentienemer: LIC (eveneens vertegenwoordigd door O.C. van der Dijs sr.);
• Territory: exclusief voor de Nederlandse Antillen en Aruba.

De overeenkomst licentieert de volgende merken, slogans en bijbehorende copyrights:

Intern relevant gegeven: door deze overeenkomst tekent LIC zelf dat zij licentienemer is, en dus géén IE-eigenaar.

2.4   1999 — Logo-formalisering en VS-voorbereidingen

In juli 1999 wordt op LIC-briefpapier (Industrial Park Brievengat, Curaçao) het Lovers-logo formeel vastgelegd: hart in Pantone Red 185 C, rechthoek in Pantone Reflex Blue C, tekst wit, hoek 30°. Het ®-symbool staat reeds naast het logo. Zie Lovers Logo Pantone-info 1999.

Parallel start een VS-traject. Op 8 juli 1999 wordt een USPTO-aanvraag ingediend voor het merk "GLOB'L CAFE"; Baker & McKenzie (Chicago) coördineert. Correspondentie d.d. 11 november 1999 van Julie D. Cromer aan O.C. van der Dijs als president van LIC: Baker & McKenzie 11-11-1999.

2.5   2001–2002 — Eerste formele merkregistraties (op naam Lovers Aruba)

Vanaf 1 januari 2001 is de Merkenlandsverordening van de Nederlandse Antillen van kracht; daarvóór bestond op de Antillen geen depotregister. De Lovers-merken worden vrijwel direct daarna gedeponeerd, alle op naam van Lovers Aruba.

23 november 2001 — BIE Nederlandse Antillen

• Inschrijvingsnummer 04534 (depotnr. D-4801)
• Beeldmerk "Lovers" (hart-logo)
• Deposant: Lovers Aruba, c/o LIC, Industrie Park Brievengat, Willemstad, Curaçao
• Klassen: 5, 25, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 41, 42
• Geldig tot 23 november 2011 (10 jaar)
• Bewijs: Bewijs inschrijving NA 04534 — aanvraag: Filing for Trademark

3 en 11 juni 2002 — BIE Aruba

Tien gelijktijdige depots op naam van Lovers Aruba (deposant-nrs. 020605.11 t/m 020605.20). Zie Aruba BIE-lijst 2001/2002, correspondentie Aruba BIE inschrijving en Aruba verzoek Love Ice:

Aanvullend: in augustus 2002 verlengingscorrespondentie via Century Trade Mark Agencies N.V. voor het merk "LOVERS" reg. 16189 (klassen 29/30/32, verlengingsdatum 5 mei 2003), aanvrager genoteerd als "OSWALD van der DIJS" persoonlijk. Zie Aruba-correspondentie Aug. 2002.

2.6   1 juni 2009 — Herstructurering (zes documenten)

Op 1 juni 2009 wordt in één samenhangende transactie de IE-structuur volledig herzien. Op die datum worden zes onderling samenhangende documenten getekend, die blijkens de bijbehorende List of Documents als één pakket zijn opgesteld:

23 juni 2009 — TM Assignment voor USPTO-aanvraag (serial 77581290)

Drie weken na het 1-juni-pakket wordt een afzonderlijke trademark assignment opgesteld die specifiek de op dat moment lopende USPTO-aanvraag overdraagt: serial nr. 77581290, merk "Lovers Premium Quality & Design", klassen 29, 30, 32. Dit document is nodig omdat de USPTO voor lopende aanvragen geen generieke "alle IE"-formuleringen accepteert — er moet een akte met serial number worden ingediend.

• Assignor: "Lovers International Corporation N.V." (= Lovers Aruba) — genoteerd met Curaçao-adres Industrial Park Brievengat (typisch voorbeeld van de naamverwarring uit het kader hierboven);
• Assignee: Lovers Industrial International Corp. (= Lovers Bahamas), Miami-adres 7615 SW 193 Lane;
• Notarisering: Diego L. Restrepo, Miami-Dade County, Florida.
• Bron: TM Assignment 23-06-2009.

Functie in de keten: dit document brengt de USPTO-aanvraag formeel in handen van Lovers Bahamas, zodat zij in 2010 als geregistreerde houder van USPTO 3,829,641 in het Amerikaanse register komt (zie §2.7).

2.7   3 augustus 2010 — USPTO Registration 3,829,641

De USPTO-aanvraag wordt geregistreerd onder nummer 3,829,641 op naam van Lovers Industrial International, Corp. (Bahamas), klassen 29, 30, 32. Application serial nr. 77-979,780, ingediend op 29 september 2008. First use vermeld als 1 april 1992; first use in commerce 28 april 2010. Deze registratie dient later als "basic registration" voor de internationale WIPO-registratie onder het Madrid Protocol. Zie USPTO Certificate 3,829,641.

2.8   20 december 2018 — LIUSA wordt 100%-aandeelhouder van Lovers Bahamas

Vóór de overdrachten van 2021 vindt al een belangrijke vermogensrechtelijke stap plaats: op 20 december 2018 ondertekent Oswald van der Dijs sr. — als enig aandeelhouder van Lovers Bahamas — een Consent Action waarmee zijn 10.000 aandelen worden ingetrokken (Certificate No. 1) en aan LIUSA worden uitgegeven (Certificate No. 2). Vanaf dat moment is LIUSA 100%-aandeelhouder van Lovers Bahamas. Zie Consent Action 20-12-2018.

2.9   7 juli 2021 — Trademark Assignment aan LIUSA

Lovers Bahamas draagt aan LIUSA over (TM Assignment 07-07-2021):

• Lovers Premium Quality — USPTO Reg. 3,829,641
• It's All About Love — USPTO Reg. 5,068,933

De akte is op 14 oktober 2023 handgeschreven gecorrigeerd ten aanzien van de identiteit van de assignor.

Op dezelfde datum (7 juli 2021) wordt ook de Product License and Distribution Agreement Assignment opgesteld, waarmee Lovers Bahamas haar volledige PLDA-positie aan LIUSA overdraagt op grond van Clause 17(b) van de oorspronkelijke 2009 PLDA: PLDA Assignment 07-07-2021. Daarmee wordt LIUSA niet alleen IE-houder voor de specifiek genoemde trademarks, maar ook contractuele opvolger van Lovers Bahamas onder de PLDA met LIC.

2.10   26 juli 2021 — WIPO Internationale Registratie 1625233

Op naam van LIUSA wordt internationale registratie IR 1625233 verkregen onder het Madrid Protocol. Basic application: US 29.09.2008 (serial 77979780); basic registration: USPTO 3,829,641. Aangewezen landen: BQ (Bonaire/Sint Eustatius/Saba), CW (Curaçao), EU. Klassen 29, 30, 32. Geldig tot 26 juli 2031. Zie WIPO Certificate IR 1625233.

De WIPO-registratie is in 2022 effectief beschermd in zowel het EUIPO-gebied als in Curaçao via aparte "Statement of Grant of Protection"-verklaringen:

• EUIPO: Statement of Grant of Protection d.d. 31 maart 2022 — bescherming aanvaard zonder oppositie of observaties van derden.
• BIE Curaçao: Final Disposition d.d. 28 februari 2022 — bescherming verleend voor alle waren en diensten uit de internationale registratie (Rule 18ter(1) Madrid Protocol).

Beide statements zijn opgenomen in hetzelfde WIPO-certificaatdossier.

2.11   6 augustus 2021 — Aruba registratie 36621

LIUSA verkrijgt op eigen naam de Arubaanse registratie 36621 voor het woordmerk LOVERS PREMIUM QUALITY, klassen 29, 30, 32. Indieningsdatum 6 augustus 2021 (indieningsnr. IM-20210806.29); registratiedatum 3 november 2021. Geldig tot 5 augustus 2031. Land van origine: U.S.A. Gemachtigde: Adv. Kant. VanEps Kunneman VanDoorne. Zie Aruba Certificate 36621.

2.12   November 2021 — Ontbinding Lovers Bahamas

Lovers Industrial International Corp. (Bahamas IBC 156802B) wordt ontbonden. Plan of Dissolution vastgesteld door Oswald Van Der Dijs III als Sole Director. Liquidator: Luisa Elena Cuadrado. Enige aandeelhouder bij ontbinding: LIUSA (op grond van de Consent Action van december 2018, zie §2.8). Zie Dissolution Bahamas Nov. 2021.

3. Matrix: registraties per entiteit

3.1 Lovers Aruba (houder 1998–2009)

IE per 1 juni 2009 overgedragen aan Lovers Bahamas. Lokale registers volgen onderhandse assignments niet automatisch — formele administratieve update in de registers vergt aparte handeling per merk en jurisdictie. Bij de meeste Aruba-depots uit 2002 is in het dossier alleen een goedkeuring tot inschrijving aanwezig (na betaling Afl. 2.200), zonder finaal registratiebewijs ná betaling. De feitelijke status van deze depots dient te worden geverifieerd bij BIE Aruba.

3.2 Lovers Bahamas (houder 2009–2021)

3.3 LIUSA (houder vanaf 2021)

Aanvullend door LIUSA geclaimd (Responses to Interrogatories 08-09-2025): Yolife, Fruition (USPTO 4,918,699), Fruitful, plus bijbehorende trade dress, recepten, productieprocessen en domeinnamen (loversglobal.com, usaloversglobal.com). Schriftelijke titel per item dient te worden geverifieerd.

4. Eigendomsketen in schema

Onderliggend (LIC = Curaçao, productiemaatschappij, doorlopend licentienemer):

• 1998–2009: LIC is licentienemer van Lovers Aruba onder de 1998 License Agreement (1998 License Agreement).
• 2009 – heden: LIC is licentienemer van Lovers Bahamas (sinds 7 juli 2021 materieel van LIUSA via PLDA Assignment) onder de PLDA.

5. Tegenargumenten van LIC / mr. Jänsch (Ox & Wolf)

De zaken in Curaçao en Florida volgen elkaar in tijd op en moeten niet als parallelle procedures worden begrepen. Eerst heeft LIUSA in 2024 in Curaçao een kort geding aangespannen tegen LIC; in dat kort geding heeft mr. C.A.D. Jänsch (Ox & Wolf) namens LIC de pleitnotities van 5 juni 2024 in zaak CUR202401067 ingediend, waarin het volledige inhoudelijke verweer is uitgewerkt; zie Pleitnotities Curaçao 05-06-2024.

Bij vonnis van 8 juli 2024 in zaak CUR202401308 heeft het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao (mr. O. Nijhuis) zich onbevoegd verklaard; zie Vonnis GEA Curaçao 08-07-2024. Het preliminaire bevoegdheidsverweer van LIC, gebaseerd op het exclusieve forumkeuzebeding voor Miami-Dade County (art. 20(d) PLDA), is gehonoreerd. Het Gerecht oordeelt uitdrukkelijk dat op het inhoudelijk oordeel over de nietigheid van de PLDA niet wordt vooruitgelopen (r.o. 4.2). De inhoudelijke argumenten zijn in Curaçao dus niet behandeld; LIUSA is veroordeeld in de proceskosten (NAf 1.000).

Vervolgens heeft LIUSA het geschil in de Verenigde Staten voortgezet door op 26 juli 2024 — achttien dagen na de onbevoegdverklaring in Curaçao — LIC formeel aan te klagen voor het Eleventh Judicial Circuit in Miami-Dade County met een Complaint and Demand for Jury Trial, gebaseerd op het exclusieve forumkeuzebeding in art. 20(d) PLDA; zie Florida Complaint 26-07-2024. Daarmee werd zaak 2024-014071-CA-01 aanhangig gemaakt, die thans als bodemprocedure loopt.

Voor leesbaarheid groeperen wij de argumenten thematisch in zeven clusters. Per argument is aangegeven in welke procedure(s) het is gevoerd en op welke rechtsgrond.

5.1   Procedurele verweren — bevoegdheid en forum (Curaçao)

De onderstaande procedurele verweren zijn in het kort geding voor het GEA Curaçao gevoerd en bij vonnis van 8 juli 2024 inhoudelijk gehonoreerd. Met die onbevoegdverklaring is het inhoudelijke debat verschoven naar de Florida-procedure (zie §§5.2–5.7).

5.2   Geldigheid van de 2009 PLDA — nietigheid en vernietigbaarheid

5.3   Positie van LIUSA — geen rechtsopvolger, geen bevoegdheid

5.4   IE-eigendom — LIC stelt zelf rechthebbende te zijn

5.5   Aanval op USPTO-registratie 3,829,641

5.6   Overige affirmatieve verweren in de Florida-procedure

In aanvulling op de hierboven gegroepeerde argumenten voert LIC in de Florida-zaak 24 affirmative defenses. Naast de reeds behandelde, vermelden wij de volgende voor volledigheid:

5.7   Tegenvorderingen van LIC in de Florida-procedure

Naast verweer voert LIC in Florida vijf eigen vorderingen tegen LIUSA, Lovers Bahamas, Oswald jr. en Cindy van der Dijs persoonlijk: